Naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego

Naruszenie znaku towarowego powszechnie znanego

Zgodnie z przepisem art. 301 Prawa własności przemysłowej: Uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może żądać, z zastrzeżeniem art. 165 ust. 1 pkt 3, zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, gdy używanie takie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru.

Roszczenie o nakazanie zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego do znaku powszechnie znanego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, gdy używanie takie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru, nie przysługuje, jeśli uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu [por. art. 165 ust. 1 pkt 3 Prawa własności użytkowej].

Czym jest zatem znak towarowy powszechnie znany ? W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że:

• znak powszechnie znany powinien być identyfikowany nie tylko z określonym towarem, ale także z konkretnym przedsiębiorcą. Nie budzi przy tym wątpliwości, iż znakiem powszechnie znanym będzie taki znak, który może się poszczycić znajomością co najmniej połowy rzeczywistych i potencjalnych nabywców – a zatem 50% takich nabywców [por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 listopada 2017 r., sygn. akt I ACa 273/17];
• brak jest podstaw do twierdzenia, że renomowany znak towarowy musi charakteryzować się większą znajomością niż znak powszechnie znany. Decydujące są tu kryteria jakościowe, nie zaś ilościowe. Renomowany znak nie musi być powszechnie znany, podobnie jak powszechnie znany znak nie musi być znakiem renomowanym [por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt V ACa 77/11].
• znak towarowy powszechnie znany powinien być uznany znak, który charakteryzuje się następującymi cechami: – musi być znany na większości terytorium Polski, – musi być kojarzony do określonego towaru przez krajowych potencjalnych odbiorców, – musi być znany powszechnie wśród potencjalnych nabywców, a zatem więcej niż połowie osób tej grupy, przy czym – nie jest wymagane wyobrażenie potencjalnych odbiorców towarów o szczególnie wysokiej jakości wyrobów z tym znakiem (…) [por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 73/13].

W doktrynie wskazuje się, że „Ochrona znaków powszechnie znanych w ustawie – Prawo własności przemysłowej została ograniczona tylko do zaistnienia ryzyka wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru. Ochrona znaków powszechnie znanych kreowana przez przepisy komentowanej ustawy dotyczy więc ochrony przed ryzykiem pomyłek oraz przed ryzykiem pasożytnictwa” [tak G. Tylec [w:] T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2015, art. 301].

Tym samym, uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może żądać, z zastrzeżeniem przepisu art. 165 ust. 1 pkt 3 Prawa własności przemysłowej zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, gdy używanie takie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru.

A jeśli zastanawiasz się czy warto zastrzec znak towarowy, to przejdź do tego artykułu.

Oznaczenie towarów znakiem podrobionym

Zgodnie z przepisem art. 297 ust. 1 Prawa własności przemysłowej W razie oznaczenia towarów znakiem towarowym podrobionym, sąd orzekając, zgodnie z art. 286, o dalszym rozporządzeniu tymi towarami, może tylko w wyjątkowych przypadkach uznać za wystarczające do dopuszczenia towarów do obrotu usunięcie znaku z towarów.

Z kolei zgodnie z przepisem art. 286 Prawa własności przemysłowej: Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

W myśl przepisu art. 120 ust. 3 pkt 3 Prawa własności przemysłowej przez znak towarowy podrobiony rozumie się użyte bezprawnie znaki identyczne ze znakami zarejestrowanymi lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym.

Mając na uwadze powyższe regulacje sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o:

• ich wycofaniu z obrotu,
• przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo
• zniszczeniu.

Jednakże mając na uwadze wyjątek zawarty w przepisie art. 297 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, sąd orzekając o produktach oznaczonych znakami identycznymi lub takimi, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, tylko wyjątkowo można uznać za wystarczające do dopuszczenia towarów do obrotu usunięcie znaku z towarów [tak J. Stefańczyk-Kaczmarzyk [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. M. Kondrat, Warszawa 2021, art. 297].

Roszczenia przysługujące w razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy

Warto przypomnieć, że zgodnie z przepisem art. 153 Prawa własności przemysłowej:

• Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej [por. ustęp 1];
• Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych [por. ustęp 1(1)];
• Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy [por. ustęp 1(2)];
• Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery “R” wpisanej w okrąg [por. ustęp 1(3);

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

• umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
• umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
• posługiwaniu się nim w celu reklamy [ por. art. 154 Prawa własności przemysłowej].

Kto i z jakim roszczeniem może wystąpić?

Wystąpić z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy posiada:

• uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy;
• każdy ze współuprawnionych. Współuprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może, bez zgody pozostałych współuprawnionych, dochodzić roszczeń z powodu naruszenia prawa ochronnego. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do wspólnego prawa ochronnego stosuje się, o ile umowa o wspólności prawa ochronnego nie stanowi inaczej, przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych;
• licencjobiorca, o ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą uprawnionego z tego prawa. Licencjobiorca wyłączny może jednakże wystąpić z takim powództwem, jeżeli uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, pomimo wezwania, nie wystąpi w stosownym terminie z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Licencjobiorca w celu uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę może wstąpić do sprawy o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wszczętej przez uprawnionego z tego prawa
• nabywca prawa ochronnego, po dokonaniu wpisu przeniesienia do rejestru znaków towarowych;
• zastawnik i użytkownik praw.

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może wystąpić w stosunku do naruszyciela z następującymi roszczeniami, tj.:

• roszczeniem o naprawienie wyrządzonej szkody;
• roszczeniem o podanie do publicznej wiadomości orzeczenia;
• roszczeniem o publikację stosownego oświadczenia;
• roszczeniem o zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego;
• roszczeniem o zaniechanie naruszenia prawa ochronnego.

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2022 r., sygn. akt II CSKP 104/22 wskazano, że „Przewidziane w art. 296 ust. 1 p.w.p. roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, będące de lege lata roszczeniem samodzielnym względem roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, obejmuje co najmniej korzyść polegającą na bezpodstawnym korzystaniu z cudzego dobra, postrzeganą zazwyczaj jako zaoszczędzony wydatek w związku z nieponiesieniem należnych opłat licencyjnych, może jednak wykraczać – co odpowiada art. 13 ust. 2 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej – poza tę kategorię, uprawniając do żądania korzyści dalej idących, w tym zysku (dochodów) osiągniętego przez naruszyciela w następstwie naruszenia”.

Roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu zgodnie z art. 1461 ust. 1, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu – od daty powiadomienia. Przepisy art. 288 ust. 1 oraz art. 289 stosuje się odpowiednio [por. art. 298 Prawa własności przemysłowej].

Z powyższej regulacji wynika, że w dobrej wierze znajduje się taki użytkownik znaku, który przy dołożeniu należytej staranności nie wiedział, że wykorzystując znak towarowy, działa bezprawnie. Roszczenia wobec sprawcy pozostającego w dobrej wierze mogą być więc podnoszone dopiero od chwili gdy Urząd Patentowy ujawnił publicznie informację o zgłoszeniu, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu – od daty powiadomienia.

Podsumowanie

Stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego w sposób przewidziany przez omawiane w niniejszej artykule regulacje prawne wymaga wykazania podobieństwa usług i oznaczeń powodującego możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd. Ryzyko to polega na skojarzeniu znaku ze znakiem zarejestrowanym – w końcu istotną znaku towarowego jest odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorcy od drugiego. Dlatego też warto skorzystać z prawa przyznanego przez ustawodawcę w Prawie własności przemysłowej i wystąpić z odpowiednim roszczeń do naruszyciela prawa ochronnego uprawnionego.